19 Ago 2015

Cuando la marca muere de éxito

Cuando la marca muere de éxito

Una marca puede morir de éxito, ya que la ley permite anular su registro cuando el consumidor utiliza el nombre de un producto para referirse genéricamente a todos los de su categoría por su popularidad.

Las marcas registradas pueden extinguirse, ya sea por la renuncia del titular a la misma, por caducidad -no se renueve el registro- o por nulidad. Sin embargo, estos tres supuestos no son los únicos en los que se puede basar la caducidad. Existe una cuarta posibilidad, que, aunque sea poco frecuente, es necesario tener en cuenta y ésta es la vulgarización.

Esta figura aparece recogida en la Ley de Marcas nacional en el articulo 55.1, en el apartado d, y estipula que “se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para la que esté registrada”.

Este tipo de situaciones se puede dar frente a marcas que por ser pioneras o haberse convertido en las más exitosas de su sector, dejan de ser percibidas por el público como una marca registrada y su nombre se convierte en una denominación genérica. En el mundo, existen infinidad de ejemplos como sucede con marcas como Kleenex, Lycra, Aspirina o Teflón.

Ironía

Aunque pueda parecer complicado luchar contra este tipo de caducidad, existen diferentes vías para que las compañías que cuentan con estos registros consigan salvar su denominación a los ojos de los tribunales. “Resulta irónico decirlo, pero las empresas y sus marcas pueden morir de éxito, si no son lo suficientemente activas para defender su registro”, indica Alberto Rabadán, director técnico de Pons Patentes y Marcas. “Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es nada fácil que se declare la caducidad de una marca por vulgarización en la Unión Europea. De hecho, sólo ocurrirá si el titular muestra una actitud pasiva y permite un uso que pueda dar lugar a que la gente piense que no se trata de una marca, sino del nombre de un producto”.

Teniendo en cuenta esta situación, ¿qué puede hacer un titular para defender su marca ante una posible caducidad por vulgarización? El letrado de Pons explica que lo esencial es que el titular cuente con una actitud proactiva. “La compañía y sus servicios jurídicos deben hacer todos los esfuerzos posibles para defender su registro en todos los frentes, identificarla como marca registrada -mediante leyendas como ©, TM o marca registrada-, oponerse a otras enseñas que incluyan el término que les pertenece, enviando requerimientos de solicitud de cese o si el nombre terminara apareciendo en los diccionarios, escribiendo a los editores para que éstos indiquen que se trata de una marca registrada”.

Aunque este último aspecto pueda parecer un asunto menor, la Ley de Marcas española lo tiene muy en cuenta y prevé la vía de actuación en su artículo 35: “Si la reproducción de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar, diera la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los que está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca, velará porque la reproducción de ésta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada”.

En definitiva, ante la posible pasividad de un titular de una marca notoria o renombrada, la consecuencia jurídica sería la vulgarización y su eventual caducidad que, planteada por “quienes acrediten un interés legítimo”, supondrá su cancelación registral y la consiguiente incorporación al dominio público.

Cierre de empresa

Otra situación poco común que puede llevar a la caducidad de una marca es la desaparición de la empresa que registró la denominación específica para un producto. “Uno de los requisitos fundamentales para requerir una marca es que quien la solicite realmente exista, ya sea una persona física o jurídica. Por lo tanto, si una sociedad desaparece y se liquida deja de tener personalidad jurídica y, por tanto, esa marca estaría incursa en caducidad por faltar el requisito de la legitimación activa”, explica Rabadán.

Sin embargo, el letrado Pons Patentes y Marcas también comenta que lo habitual en estos casos es que cuando se liquida la sociedad, se adjudiquen sus bienes, entre los que se encuentran las marcas registradas. “Por lo tanto, el adjudicatario se convertiría en el nuevo titular de la marca, aunque no de manera directa, puesto que este traspaso debe ser formalizado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas”.

Posibles casos y sentencias firmes

La consecuencia de la vulgarización de una marca es que ésta pase al dominio público. En España ya se han dictado sentencias que han apoyado la caducidad por vulgarización, ya sea por la inactividad de su titular, como fue el caso de los famosos Ganchitos, como por la publicidad ‘desenfocada’ con la que un titular lanzó un producto al mercado usando su marca como denominación genérica de un producto, como sucedió con los yogures Bio-Danone. Un caso llamativo es el de la Aspirina. Si bien este término dejó de ser una marca registrada hace años en Estados Unidos y pasó a convertirse en una denominación genérica, en Europa las iniciativas comerciales e informativas de Bayer han logrado conservar su distintivo de marca registrada. Entre las enseñas que podrían sufrir un riesgo potencial de vulgarización, hay que destacar, entre otras, a denominaciones como Tiritas, Bimbo, Albal, Jeep, Monopoly, Celofán, Post-it o Tippex.

Razones para la extinción de una marca

Existen diversas razones por las que una marca registrada puede desaparecer del mercado: nulidad, caducidad o renuncia por parte del titular. Cada una de estas figuras aparece en la Ley de Marcas 17/2001.

  • NULIDAD. El registro de una marca podrá declararse nula mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación si existe falta de legitimación para solicitar la inscripción y si la solicitud es presentada con una actuación de mala fe del solicitante. Si se quiere pedir la nulidad absoluta de una marca registrada, ésta se podrá realizar en cualquier momento de la vida de la marca.
  • CADUCIDAD. Los factores que provocan esta figura son la posible actitud negligente del titular o factores externos, derivados directamente del mercado. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) podrá declarar la caducidad de una marca si el registro no es renovado en el plazo de diez años o cuando sea objeto de una renuncia por parte del titular. Existen otras razones que deben ser apreciadas por los tribunales ordinarios como la falta de uso; la conversión en la designación habitual de un producto; o cuando la marca pueda inducir a error al público.
  • RENUNCIA. El titular de una marca puede presentar, en cualquier momento ante la OEPM, un escrito en el que renuncie a la solicitud que le ha sido concedida. Hay que resaltar que nunca será admitida una renuncia a una marca sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Marcas, sin el acuerdo de los titulares de esos mismos derechos.

Fuente: Expansión

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